[스타트업 법률상식172] 특허분쟁, 상대방이 특허권 침해라며 합의금을 요구할 때 대처방법은?

[법무법인 민후 이재준 변호사] 지식재산권의 중요성이 날로 강조되고 있다. 이제는 기업에서 유형 재산보다 기술, 아이디어, 노하우(영업비밀) 등과 같은 무형 재산의 가치가 더 높게 평가되고 있는 것이 현실이다. 이러한 흐름 속에서 특허 분쟁은 점점 더 늘어나고 있으며, 기술 경쟁이 치열할수록 그 위험은 커진다.

지금 이 순간에도 수많은 기술들이 개발되어 특허로 등록되고 있으며, 우리는 모르는 사이 타인의 특허권을 침해하고 있을 수도 있다.

그렇다면 어느 날, 한 통의 내용증명이나 이메일이 도착해 '귀사의 제품이 우리 특허를 침해했다'며 즉시 생산·판매 중단과 합의금 지급을 요구한다면 어떻게 대응해야 할까?

1. 섣불리 합의하지 말고 사실관계를 먼저 확인해야

가장 먼저 해야 할 일은 상대방의 주장이 사실에 근거한 것인지 확인하는 것이다. 실제로는 기한 만료나 연차료 미납으로 특허권이 이미 소멸되었을 수도 있다. 또 상대방이 주장하는 특허가 해당 제품의 기술적 구성과 관련이 없는 경우도 많다.

일부 악의적인 자들은 모호한 특허를 내세워 불특정 다수의 개인이나 기업에 침해를 주장하고, 신속한 합의금을 받아내는 것을 목적으로 삼기도 한다. 따라서 통지를 받았다면 우선 상대방이 제시한 특허의 등록번호, 특허권자 명의, 권리 존속기간, 청구범위 등을 면밀히 검토해야 한다.

또한, 상대방이 실제 특허권자인지, 혹은 단순히 ‘대리인’ 자격으로 협상을 시도하고 있는지도 확인할 필요가 있다. 만약 권리자가 아닌 제3자가 주장하고 있다면 법적 근거가 약할 가능성이 크다. 최근에는 '즉시 합의금을 이체하라'는 식의 피싱 수법도 늘고 있어, 이러한 요구에 성급히 응하지 않도록 주의해야 한다.

2. 전문가의 검토를 통해 침해 가능성을 객관적으로 판단하기

특허침해 여부는 일반인이 단순 비교만으로 판단하기 어렵다. 특허권의 범위는 ‘청구항’에 의해 정해지며, 청구항의 문언과 피침해 제품의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부가 핵심이다.

또한 이미 널리 알려져 있던 기술이 특허로 잘못 등록된 경우 즉, 무효사유가 있는 껍데기에 불과한 특허는 아닌지도 살펴보아야 한다.

하지만 이는 전문적인 기술 해석과 법리 검토가 필요한 영역으로, 일반 기업이나 개인이 스스로 판단하기는 사실상 불가능하다.

따라서 통지를 받았다면 가급적 빠른 시일 내에 변호사와 상담하는 것이 바람직하다. 전문가를 통해 침해 여부, 회피 설계의 가능성, 선행기술에 의한 특허권의 무효 가능성 등을 종합적으로 검토받을 수 있다.

3. 감정적 대응은 금물 - 모든 소통은 문서로 남기되, 대응은 신중해야

당황한 마음에 상대방에게 즉시 연락하여 잘못을 인정하거나, 반대로 억울한 마음에 전화·이메일로 격한 언사를 하는 것은 절대 피해야 한다. 특허침해 여부는 일반인의 예상과 다른 경우가 많으며, 향후 소송으로 이어질 경우, 초기 대응 과정에서의 발언이 불리한 증거로 활용될 수 있다.

따라서 모든 소통은 되도록 공식 문서 형태로, 전문가의 검토를 거쳐 진행해야 한다.

또한, 상대방이 제시한 합의 조건이나 금액 제안은 절대로 구두로 수락하지 말고, 법률적 검토가 끝난 뒤 서면으로 명확히 확인하는 것이 중요하다. 초기 협상 과정에서의 ‘잘못된 표현’ 한마디가 추후 법적 책임으로 이어질 수도 있다.

4. 실제 침해 가능성이 있다면 대응 전략을 세분화하라

전문가 검토 결과, 실제로 일부 기술적 구성에서 상대방 특허와 유사성이 인정될 수도 있다. 이 경우 선택할 수 있는 대응 전략은 다양하다.

기술 변경(회피 설계) : 침해 부분을 제거하거나 구조를 변경하여 특허 범위를 벗어나는 방안을 검토한다. 이는 장기적으로 가장 확실한 대응책이 될 수 있다. 다만 회피 설계 이전에 이미 발생한 침해에 대해서는 여전히 분쟁의 소지가 남는다.

라이선스 협상 또는 합의 : 기술 사용이 불가피하거나 변경이 어려운 경우, 적정한 수준의 사용료(로열티)를 협의할 수 있다. 단, 합의서에는 ‘이 사건과 관련하여 추가 청구를 하지 않는다’는 조항을 반드시 포함해야 하고, 합의 과정에서 제품 생산·판매 수량이나 가격 등에 관한 정보를 제공하는 경우 차후 합의가 결렬되면 해당 정보가 불리하게 활용될 위험이 있다는 점도 유념해야 한다.

특허무효심판 청구 : 상대방의 특허가 선행기술로부터 쉽게 도출될 수 있다면, 특허심판원을 통해 무효심판을 제기할 수 있다. 특허가 무효가 되면 침해 주장도 근거를 잃게 된다.

5. 부당한 청구라면 적극적인 방어로 맞서야

만약 상대방이 근거 없는 침해 주장을 반복하거나, 명백히 부당한 합의금을 요구한다면, 상대방의 손해배상청구에 응소하여 상대방의 특허권 행사가 권리남용임을 항변하거나 법원으로부터 적정한 손해배상액을 판단 받아보는 것도 훌륭한 방법이 될 수 있다. 필요하다면 상대방의 권리행사에 앞서 특허 무효심판을 청구하거나, 소극적 권리범위확인심판을 통해 비침해를 확인받는 절차를 밟는 것도 가능하다.

맺음말

특허 분쟁은 기술 문제이자 법률 문제이며, 동시에 기업의 신뢰와 이미지에도 직결되는 민감한 사안이다. 특히 특허법 위반이 형사사건으로 이어질 경우, 형사처벌 및 전과로 확장될 위험도 있다.

따라서 상대방으로부터 특허침해 주장을 받았을 때는 우선 침착하게 사실관계를 검토하고, 전문가와 상의하여 객관적 판단을 내리는 것이 최선이다.

침해 여부가 불확실하다면 확인 절차를 거치고, 실제 침해가 인정되더라도 법원으로부터 적정한 손해배상액을 판단받거나, 합리적 협상을 통해 피해를 최소화할 수 있다.

무엇보다 중요한 것은 ‘신속하고 현명한 초기 대응’이다. 특허 침해 통보를 받았다고 해서 반드시 침해가 인정되는 것은 아니며, 적절한 법적 절차를 거치면 충분히 방어할 수 있다.

즉, 겁내기보다 이해하고 대응하는 자세가 특허 분쟁 시대의 가장 강력한 무기가 될 것이다.

<이재준 변호사> 법무법인 민후

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